商标许可使用中的法律问题初探

商标许可使用中的法律问题初探

一、商标许可与收益权：知识产权价值的实现方式

许可是在不转让财产所有权的条件下让渡财产中的权利，普通许可让渡的是一部分权利，排他许可让渡的是一半的权利，独占许可让渡的是全部的权利。独占许可协议签署后，商标权利人还有可能"自己侵犯自己的商标权"。商标许可可以使许可人的商标价值产生"滚雪球"效应，还能促进商标与其他生产要素广泛结合，能够大规模降低生产成本而使消费者获益。注册商标专用权属于财产性权利的一种，财产所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分四项权能同样适用于商标领域。商标许可属于上述四项权能中的收益权。

二、商标许可的法律意义：专用权的许可与禁用权的放弃   

专用权是基础，权利范围明确，没有专用权就没有对世的禁用权；禁用权是保障，权利边界模糊，没有禁用权专用权失去意义。57.1款"未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的"，属于专用权与禁用权重合的部分，即核心侵权行为。其他近似商标或类似商品等均属于专用权以外、禁用权以内的外围侵权行为。以专用权为圆心的禁用权范围内，原则上均属于商标权权限所能及的范围。由此，专用权与禁用权缺一不可、不可分割：不能离开专用权谈禁用权，也不能离开禁用权谈专用权。商标法意义上，商标许可属于使用权的让渡，侵权诉讼中商标许可抗辩属于侵权例外抗辩，而非不侵权抗辩，即本来该使用属于侵权行为，但因权利人许可，视为不侵权。和著作权法合理使用属于侵权例外抗辩道理一致。 故此，商标许可在商标法项下最大的意义不在于专用权的部分让渡，而在于禁用权的放弃，即商标许可在商标法上，主要体现在许可人放弃侵权指控，承担维持商标有效、净化侵权市场的义务，被许可人则获得"侵权豁免权"，支付许可费。商标许可合同属于双方获益型的合同关系。签署商标许可合同后，被许可人使用与许可商标近似的商标的行为，落入禁用权范围内，权利人对此未提出异议的，视为禁用权的放弃，被许可人切实享受"侵权豁免"并收获市场利益后，不能事后以未使用许可合同规定的注册商标样式为由，主张许可合同未履行，否则严重违反诚实信用原则。   

三、商标许可与《商标法》15条：信赖利益与诚信原则

第13条第2款第32条、第59条规定的"在先使用"均是在大陆范围内的使用，而不适用大陆法域外（含港澳台）的使用-----体现了知识产权地域性原则，以及诚实信用原则。

而商标法15条第1款不要求"使用"及第2款不要求"具有一定影响"，对不具有一定影响的未注册商标给予特殊强保护，已经超出了诚实信用原则的保护范围，属于对信赖利益的保护。15条第1款中的"代理人"及"代表人"，属于与人身相关的信赖利益，所谓民事行为为被代理人、被代表人所承担。代理人、代表人负有使被代理人、被代表人利益最大化的义务，不能从事与被代理人、被代表人利益相冲突的活动，包括在任何类别上抢注被代理人、被代表人的商标；这种最为紧密的信赖关系（有观点认为属于特殊的诚信义务），突破商标法一般保护的原则，不要求被抢注的商标"使用"，即使在大陆未使用，也突破地域性原则予以保护、突破只有驰名商标享有的跨类保护原则。

商标法15条第2款也属于信赖利益保护，但和人身无关，"合同、业务往来等关系"相对于"代理人"及"代表人" ，当事人之间为一般的信任合作关系，不是最紧密的信赖关系，相对人的诚信义务有所降低，但仍高于一般人的诚信义务，故，虽不要求"具有一定影响"，仍要求"在先使用"。包括了自合同洽谈；、预约合同、合同订立、合同生效及履行、后合同义务的整个过程。

问题是，商标许可关系属于15.1款还是15.2款调整。鉴于商标许可不同于一般的合同关系，被许可人使用商标生产或销售产品的行为，会对许可人商标信誉产生影响，许可人承担被许可产品质量担保责任、商标商誉减损风险。《产品质量法》41及43条、《消费者权益保护法》40.2款，以及最高人民法院于2002年7月11日作出法释【2002】22号批复（以下简称《22号批复》将商标持有人认定为《产品质量法》重的"生产者"，相对于合同的相对性，无不体现商标许可中信赖关系远远超过一般合同关系。甚至在加盟连锁式的商标许可模式下，被许可人的行为，有可能直接由许可人承担。故此，商标许可关系高于15.2款但略低于15.1款的信赖程度。

四、商标许可与共同共有：商标共有权行使以不损害其他共有人利益为原则

商标法对于商标权共有人权利行使的一般规则没有作出具体规定。最高院在（2015）民申字第3640号案件中认为,商标权作为一种私权,在商标权共有的情况下,其权利行使的规则应遵循意思自治原则,由共有人协商一致行使；不能协商一致,又无正当理由的,任何一方共有人不得阻止其他共有人以普通许可的方式许可他人使用该商标。原因在于，由于商标的无形性，对其使用不以实际占有为前提，普通许可不会妨碍其他共有人的使用及收益等利益，其他共有人可以自己使用或者以普通许可方式许可他人使用该商标，所以普通许可即便未经协商一致，一般也应被允许。而排他许可和独占许可,未经协商一致则对其他共有人的利益影响较大,原则上应予以禁止。

对于未经共有人同意对外进行的普通许可，其他共有人有权主张合理许可费。对于未经共有人同意对外进行的独占许可和排他许可，合同是否有效？虽然无权处分与某个共有人未经其他共有人同意擅自处分共有财产具有一定区别，即前者为纯无处分权，后者为有部分处分权，但理论及司法实践通常将后者作为无处分权的一种特殊情形对待。因此，未经许可擅自处分共有物也属于无权处分。但是，此种无权处分影响的是能否实现合同目的，而不影响许可合同本身的效力，故对于未经其他共有人同意，要求确认独占或排他许可合同无效的，人民法院不予支持。但是由于许可人并没有取得其他共有人同意，则其不能履行同被许可人所签订的独占或排他许可合同，属于合同履行的不能，其应承担相应的违约责任，而非合同无效责任。此时，独占或排他被许可人无法主张合同无效，也不能主张合同继续履行。此时，在合同无法履行的情况下，人民法院应当向当事人释明，由当事人变更诉讼请求，即由原来的请求无效或继续履行合同变更为解除合同，由许可人承担违约责任。如果当事人在人民法院释明后，仍然不变更诉讼请求的，则人民法院应驳回当事人的诉讼请求。如《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条规定"当事人一方以出卖人在缔约时对标的物没有所有权或者处分权为由主张合同无效的，人民法院不予支持。出卖人因未取得所有权或者处分权致使标的物所有权不能转移，买受人要求出卖人承担违约责任或者要求解除合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。"

关于约定按份共有商标专用权的，是否影响商标许可权利的行使。商标权共有人即便约定按份共有商标权，但原则上每个按份共有人可以不分大小地全面、自由行使用该商标，共有人通过合同规定每人的所持份额，只与注册费缴纳、商标权转让或许可费分配有关，与商标的使用无关。故此，份额不影响共有人自行和通过普通许可方式行使商标权。关于独占和排他许可，因和转让一样会影响其他共有人利益，独占和排他许可应适用转让规则，转让规则可参照《物权法》。《物权法》九十七条规定"处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮的，应当经占份额三分之二以上的按份共有人或者全体共同共有人同意，但共有人之间另有约定的除外。"

五、许可合同无效能否认定商标侵权：继续性合同的无效后果唯得面向将来

商标许可合同关系中涉及两个很重要的问题：商标无效与许可合同无效。被宣告无效的商标，该注册商标专用权视为自始即不存在。许可合同无效是否也视为自始无效并可以提起侵权之诉？

商标许可合同的无效，依据合同法也应是自始无效。但许可合同无效认定后，对无效前被许可人的使用行为是否按照侵权对待，目前没有法律明确规定。仅有商标法47条对商标许可合同无效后的溯及力进行了规定，宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。所以在司法实践中就出现了对商标许可合同无效前被许可人的使用行为是否构成侵权的不同认识。

在广药和加多宝14.4亿赔偿案中，一审法院就认为许可合同无效前的使用行为属于侵权行为。问题的关键还要回到商标法57条对侵权认定的前提即"未经商标注册人的许可"上：许可合同无效是否就一定代表了权利人未许可？另外，合同的类型中，有一时性合同和继续性合同之分。一时性合同诸如房屋买卖合同，交易具有一次性，即便分期付款或分期供货也属于一时性合同，因为总给付自始确定，时间因素对给付的内容和范围并无影响。继续性合同则是总给付内容随着时间延展而逐步确定的合同，具有动态性和不确定性，诸如委托合同、租赁合同、劳务合同、建筑施工合同等均是继续性合同。商标许可合同也是典型的继续性合同。法律行为无效所具有的"自始无效"的效力对买卖、赠与等一时性合同是合理的，但对继续性合同无效的法律后果，则往往体现为"无效认定、有效处理"，比如建筑施工合同、租赁合同、劳务合同无效后的处理。王泽鉴先生认为，继续性合同无效的法律后果"唯得向将来发生效力"。《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》也体现继续性合同"无效认定、有效处理"的理念，其第五条规定"房屋租赁合同无效，当事人请求参照合同约定的租金标准支付房屋占有使用费的，人民法院一般应予支持。"故本文认为，对于商标许可合同无效前的使用行为原则上并不宜认定为侵权行为，而应当参照适用"无效认定、有效处理"规则。

同时，还应结合被许可人的认知水平，考察其对无效的可预见性。可预见性规则在民法和刑法领域被特别关注，在民法领域中尤其是债法领域应用广泛，其主要功能是限制责任范围，部分功能是限制责任成立。可预见性规则的最高级别存在就是"不可预见、无法避免"的不可抗力。可预见性规则已经被写入《合同法》。合同法第113条规定"但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。"对此，最高院民一庭认为，违约损害赔偿与侵权损害赔偿在赔偿的理念和价值取向上是基本一致的，尤其是在违约与侵权竞合时，如因选择不同的诉因如导致大相径庭的损失赔偿结果，有违公平正义的法律理念。因此，可预见性规则作为限制损害赔偿范围的一项基本规则，在侵权案件中可以参照适用，但故意侵权行为应排除，不适用。原因在于，故意侵权行为，破坏了可预见性规则中的"侵权可预见性"，即便对于不可抗力行为，故意侵权也不适用。    

故此，商标许可合同无效后，对于之前的使用行为，以不按侵权对待、按照市场价格支付许可费为原则，以违反"诚信"或有背俗行为而认定侵权为例外。

六、商标许可与侵权索赔：权利人能否主张被许可人的直接市场份额损失

在知识产权侵权案件中，原告具体损失往往和原告利用知识产权的方式有关。权利人亲自利用知识产权经营的，权利人和侵权人属于直接经济竞争关系，侵权人挤压了权利人的直接市场份额，此时的损失表现为权利人可得市场利润的丧失。权利人利用知识产权的方式全部或主要是通过许可他人使用而获利的，其损失则主要表现为应有的合理许可费的损失。那么权利人在此时能否主张被许可人的直接市场份额损失呢？商标许可不同于委托生产，虽然在许可模式下商标权利人仍然被视为经营者、生产者，但权利人并不能当然主张被许可人的经济损失，因其收取了该部分的相应许可费，其没有损失或缺少因果关系，特别是独占许可和排他许可人的经济损失，只有在能够证明被许可人销量损失不可避免的转向权利人时，方可行使。比如许可协议约定的许可费支付方式是以销量为基数抽取提成的。

七、商标许可与诉讼实施权：普通许可与纯粹经济损失

普通被许可人不可被赋予单独诉权，而是通过权利人将诉讼实施权授予普通被许可人行使，以"任意诉讼担当"的方式行使诉权，普通被许可人只有取得明确授权或与权利人一起提诉。这与权利人不可当然主张被许可人经济损失，是一个问题的正反面，均涉及诉因因果关系。在普通被许可人因商标侵权遭受的经济损失范围内，被许可人与权利人属于必要共同诉讼人。排他许可，仅涉及权利人和被许可人利益，权利人放弃诉权的，不损害和妨碍排他被许可人继续主张权利，属于非必要共同诉讼。而独占许可方式下，权利人实际并无直接市场损害，侵权的后果全部由独占被许可人承担，对此，法律安排了"法定诉讼担当"，赋予独占被许可人直接以自己名义起诉的权利，不必取得权利人授权。

普通被许可人不可被直接赋予诉权的原因还在于其损失属于"纯粹经济损失"范畴。"纯粹经济损失"指非因绝对权之侵害，而由其他原因导致的单纯经济上的不利益，比如因违章导致交通事故造成交通堵塞，而使他人丧失签约机会；施工挖断市政电缆而使得超市无法营业的营业损失等，一般来说，遭受"纯粹经济损失"的主体均不具有诉的利益。只有加害人故意以有悖于善良风俗的方法侵权的特殊情形，比如恶意串通侵害第三人债权等，"纯粹经济损失"才可予以赔偿。"纯粹经济损失"不在《侵权责任法》所保护的权利和相关权益范畴之内。

《侵权责任法》第二条罗列的权利和权益，属于绝对性质的权利及其相关的权益，商标专用权位列其中。拥有商标专用权这一绝对权的是权利人，普通被许可人的数量具有不确定性，其基于许可合同的利益性质上属于债权，所以普通被许可人的这种利益并不能直接受到《侵权责任法》的保护。普通被许可人没有商标的绝对权，仅仅因商标许可合同具有商标使用权，其所受损失因侵权人侵犯他人而非自己的绝对权所致，因而没有诉的利益，普通被许可人自己不得单独行使损害赔偿的诉权，必须和绝对权结合并通过权利人让渡部分损害赔偿的诉讼实施权实现。直接赋予其诉权势必会代权利人行使绝对权，会削弱诉权的稳定性。这时不仅出现不可预见的原告，还会出现不可预知的被告。

普通被许可人的上述权益甚至不如商品化权益。商品化权益的保护，脱离不开《侵权责任法》第二条罗列的权利和权益属于绝对性质的权利及其相关的权益，如著作权、人格权等，是这些绝对化权利或权益无法涵盖又确有必要保护的部分，属于绝对性质权利延长线上的保护，因而个案中具有诉的利益，可以单独主张诉权。普通被许可人的合同利益不属于绝对权利延长线上的保护范围，不具有与绝对权相关的诉的利益，不能以自己身份单独直接起诉制止侵权行为、索赔损失。故此，普通被许可人不可单独实施诉权，与其具有合同利益而无绝对权（益）有关，合同权益的保护边界，不能超过合同本身。面对近年频发的对虚假宣传行为提起民事诉讼的案件，有些法院仅审理是否有竞争关系，并以"产品或服务具有替代关系"推定原告具有诉的利益而认可原告主体适格，而不审理误导性后果是否与原告有关。误导性后果与原告无关的虚假宣传，比如宣传"最受欢迎""遥遥领先"等，并未侵犯绝对权或与绝对权有关的权益，也仅仅是"纯粹经济损失"，除非"背俗致损"，不得予以民事赔偿。道理与上述商标普通被许可人不得单独赋予民事诉权是一致的，且其宣传"遥遥领先"可能造成他人损失的直接性，远远不如普通被许可人面临商标侵权遭受的损失更强，商标普通被许可人不能得到的民事诉权却给予了提出虚假宣传指控的原告，作为补充或兜底保护的不当竞争保护力度却比商标法更强，会造成法域间的冲突。

八、商标许可与包装装潢和广告权益的归属：原始取得与继受取得

包装装潢和广告权益经长时间使用而具有一定影响，便属于未上升为权利的法益。只能原始取得，而不能继受取得。原因在于，权利因公示周知而产生合理信赖，权利的对象脱离权利人的支配不影响权利的存续，故此，权利可以通过转让实现其价值。未上升为权利的法益（包装装潢和广告权益）则不同，其强调的是一种经持续使用产生稳定联系的事实状态，只能原始取得而不能继受取得，因为未上升为权利的法益的对象（经权益人使用而产生的具有一定影响的包装装潢）一旦脱离原始取得人的支配，与特定对象紧密关联（稳定对应关系）的事实状态即被打破，之前经特定主体使用而产生的法益的存续也就失去了基础，归于消灭。法律只对未上升为权利的法益给予消极的保护，即仅禁止他人故意损害或背俗损害他人合法权益，他人负担较小，故此，其体现的仅仅是一项债权请求权而非物权支配权。未上升为权利的法益中涉及人格的部分不能让与，财产部分让与不能对抗第三人。因而商标专用权可以转让，经公示后具有对世效力，但未注册商标转让仅在特定交易主体之间产生效力，合同相对性决定了其不具有公示的可能，不具有对抗第三方的对世效力。

未注册商标经使用产生的可保护法益，和物权法上的"占有"具有一致性，均要求对某物或商业标志的"和平、公开、稳定"占有（使用）超过一定期限，他人因此认为该占有人（使用人）对占有之物（未注册商标）享有所有权或使用权，产生合理信赖，从而产生具有法律保护价值的法益。占有即人对物的管领控制，是一种事实而非权利；其次，成立占有需要具备"心素"与"体素"的条件，心素指对物占有的自然意思，而体素是对物的管领控制，其认定通常需要两个层次：有相应的法律关系或一般的社会观念（就是他人能意识到这个物处于你的管领中）。吴汉东老师在《罗马法的"无体物"理论与知识产权制度的学理基础》一文中认为"一般意义上的占有，须以有体物为客体。为此，罗马人创制了"无体物"的"准占有"制度。在罗马法上，准占有的取得，如同占有一样，也具有心素和体素的条件:准占有人须有行使其权利的事实，才视为具备体素;准占有人须有为自己的利益而行使某种物权的意思表示，才构成心素"。包装装潢和广告语经持续使用产生合法权益，属于"先用权"、"准占有"范畴，"先用权"只能和特定使用主体绑定而不能和标识本身绑定。故此，未注册标识转让，仅仅是标识本身的转让，不包括"先用权"的转让，"先用权"只能和企业营业一并转让。

最高院在加多宝王老吉红罐之争案中认为，结合红罐王老吉凉茶的历史发展过程、双方的合作背景、消费者的认知及公平原则的考量，因广药集团及其前身、加多宝公司及其关联企业，均对涉案包装装潢权益的形成、发展和商誉建树，各自发挥了积极的作用，将涉案包装装潢权益完全判归一方所有，均会导致显失公平的结果。显然，最高院受民法"添附"理论影响，按照原始取得处理了红罐包装，即认为广药和加多宝均是原始取得，从而得出双方共有、一起使用的结论。

这与房屋租赁中对承租人扩建房屋的"附和"司法实践处理方式一致：如增建房屋与原不动产价值悬殊时，附和物的所有权归原不动产所有人；如价值相当，应为双方当事人共有附和物的所有权。本案中，最高院将包含注册商标的红罐整体视为一项新的未注册商标，结合被许可人的投资努力和许可商标的贡献，由许可人和被许可人共享该未注册商标（剔除注册商标的红罐包装）。然而，商标许可使用，系对注册商标的许可，而非对装潢、广告语的许可。"心素和体素"是未注册商标原始取得的必备条件，不能证明对包装装潢和广告语的使用达到"心素和体素"的条件，商标许可人不能主张上述权益。

九、 商标许可与商标增值利益：添附与补偿请求权

添附作为取得所有权的基本方法之一，是一种基本的民事制度，性质上属于原始取得。添附主要有混合、附合、加工三种方式。混合是指不同所有人的不同财产互相渗合，难以分开并形成新财产。商标许可后产生的增值利益属于其中的"混合"。未经使用没有商誉的商标，一般实行等价交换原则。具有一定商誉的商标使用到相关商品上，则会出现溢价交易。该溢出的利润，即为商标商誉所贡献。鉴于被许可人已经在使用被许可商标生产销售中，获得了外溢利润，取得了相应对价，再主张该部分商誉的增值利益，便具有重复获偿的嫌疑。且商标许可人还要承受因被许可人使用商标降低商誉的风险，对此也没有相应补偿的机制。所以，双方对此有约定的，按"任意性约定"处理。没有约定的，以不分配上述经许可使用而增值的利益为原则。但是，商标许可使用系权利人的意思表示，并非违反权利人意思的"强迫得利"，如因此造成双方利益对比显著失衡，则应以公平原则对被许可人予以适当补偿，赋予被许可人补偿请求权。如最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见（试行）》第86条规定"非产权人在使用他人的财产上增添附属物，财产所有人同意增添，并就财产返还时附属物如何处理有约定的，按约定办理；没有约定又协商不成，能够拆除的，可以责令拆除；不能拆除的，也可以折价归财产所有人"。此处的"折价"，即可以理解为赋予了被许可人补偿请求权。（来源：知产力）

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