如何避免提交美国专利申请继续审查请求(RCE)以及支付相关费用

如何避免提交美国专利申请继续审查请求(RCE)以及支付相关费用

面对美国审查员发出的最终驳回审查意见(Final Office Action)，申请人往往必须提交继续审查请求(RCE)以及支付一笔不菲的费用（常规为1300美元）。而对于最终驳回审查意见，则存在一种认识上的误区，认为有实质审查意见的二通必然是最终驳回。笔者根据工作经验介绍下避免二通意见为最终驳回的实务建议，这样可以帮助中国申请人节省开支。

审查员发出最终驳回要满足MPEP 706.07的要求，概括为：

（1）第二次或之后的有实质审查意见的审查意见书（也可以是满足MPEP 706.07(b)要求的新申请的第一次审查意见书）；

（2）该最终驳回的审查意见书中没有提出新的驳回理由或者即使有新的驳回理由，该新的驳回理由也是由于申请人修改或者新的IDS而必然导致的。判断是否有新的驳回理由，可以参考MPEP1207.03(a)。一般来说，如果审查员在二通中用于驳回权项的事实依据没有变化，则认为不构成新的驳回理由。比如说，审查员在二通中调整了一通中做出103驳回所引用的对比文件的次序，但是对比文件的结合及技术提示没有变化。

如果审查员引用了新的对比文件来结合，或者改变了对比文件结合的方式及技术提示，则属于新的驳回理由。但是，如果新的驳回理由是由于申请人修改而必然导致的，则审查员仍可以在二通做出最终驳回的决定。笔者下面结合代理人答复一通审查意见的几种情形来说明应该如何答复一通意见以最大限度减少二通意见为最终驳回的机率：

1. 只提交反驳阐述，而不对权项做实质修改。这种情形是笔者曾服务的企业客户默认的答复策略。这样做有两个好处：一个是避免了审查历史反悔原则(prosecution history estoppel)日后可能对适用等同侵权判定带来的限制；另一个是确保权项有最大保护范围。答复一通审查意见时，如果仅仅对权项进行了形式上修改，那么无修改或者形式修改都不会必然导致新的驳回理由，为此有必要在反驳阐述之前清晰地告诉审查员这一点，并且论述为什么下一次的审查意见不能为最终驳回。

2. 提交反驳阐述的同时，对权项做实质修改，从其它权项里提取部分或者全部技术特征添加到该权项中。常见的有两种情况：(a)比如删除从权2之后将从权2的全部特征添加到独权1；和(b)将若干权项的特征进行组合后提交新的权项。这两种情况下，虽然申请人进行了实质修改，但是修改后的权项所具有的的全部技术特征，都可以在之前提交的权利要求书中一一找到对应。因此，在技术角度上来看，审查员并没有因为这种修改而必然地去进行新的检索或者重新分析对比文件。为此，答复一通审查意见时，必须清楚地在反驳阐述之前解释清楚如何修改权项以及这些添加的技术特征来自之前的哪些权项，并进一步论述为什么不会必然导致新的驳回理由。比如上述(a)的情况，可以向审查员解释清楚修改后的权1的保护范围，本质上与被删除的权2是一致的，并进一步论述这种修改不会必然导致新的驳回理由，因此下一次审查意见即使有了新的驳回理由也不能为最终驳回。

3. 提交反驳阐述的同时，对权项做实质修改，从说明书中提取新的技术特征添加到该权项中。这种情况下，除非添加的新技术特征只是按照审查员的建议来弥补形式上的错误，否则一般会导致最终驳回。

常见的导致最终驳回的理由是103条款。如果申请人在答复103驳回的一通意见时，能找到审查员逻辑分析或者程序上瑕疵，则可以有效避免下一次审查意见为最终驳回。下面分享一下常见瑕疵：

1)对比文件的现有技术日期没有早于发明的有效申请日。

2)没有对所有待检权利要求提出基于现有技术的驳回。

3)给出的结合或者改进对比文件的提示，不满足法定充分推理的要求("articulated reasoning")。比如引用了错误的页码或者段落，又或者表述过于笼统等。

当发现这些瑕疵时，可以在答复稿中另起一章讨论下一次审查意见的最终性(Finality of the next Office Action)，有助于让审查员注意到这些瑕疵。（来源：华进知识产权）

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