专利申请权发生转移 发明人的奖励该发吗？

近日最高院审结了一件涉及职务发明人奖励的纠纷案件，可以回答上述问题，也应该引起企业IPR们的注意。

该案件涉及海洋王照明科技股份有限公司及其子公司，该公司于1995年在深圳成立，是以专业开发、生产、销售专业照明设备为事业的高新技术企业，是中国国内第一家将工作灯概念导入中国的企业。

深圳市海洋王照明工程有限公司(以下简称海洋王工程公司)因与被申请人钟铁涛、一审被告海洋王照明科技股份有限公司(以下简称海洋王科技公司)职务发明创造发明人奖励纠纷一案，不服广东省高级人民法院(2017)粤民终1574号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。

专利申请权发生转移 发明人的奖励该发吗？

海洋王工程公司申请再审称：

一、海洋王工程公司已经依法履行了职务发明创造法定专利奖励的给付义务，不应再重复支付。《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)规定的专利奖励以职务发明创造"被授予专利权"为条件，这就决定了专利奖励是附条件的奖励，而不是附期限的奖励。

海洋王工程公司所施行的《专利管理奖惩细则》中对专利申请受理的奖励其实就是专利法中所称的授权奖励。该奖励以专利申请"被受理"为条件，替代了专利法规定的专利申请"被授权"条件，先行履行了专利法关于单位支付授权奖励的法定义务。

二、海洋王工程公司不是涉案专利的专利权人，不承担职务发明创造发明人奖励的义务与责任。

三、《专利管理奖惩细则》是合法、有效、完整的企业自主经营管理文件，二审判决认定该细则第九条无效，缺乏依据。根据《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称专利法实施细则)第七十六条的规定，授权单位可以对专利奖励、报酬的具体方式和金额做出规定。由此可见，法律和行政法规尊重公司依法制定的规章制度，也尊重公司经营管理自主权和自治权。

专利奖励的具体方式和数额完全可以由单位依法自主安排，包括专利奖励何时授予、如何授予以及奖励数额。海洋王工程公司施行的《专利管理奖惩细则》不仅是依法制定的，合乎法律法规要求，更是企业自主经营管理权的体现,合法有效。而且，即便细则第九条无效，对于专利法所规定的授权奖励，海洋王工程公司根据管理制度早在专利申请受理后即已提前支付，其法定义务亦已提前履行。

四、钟铁涛离职既是放弃研发工作的责任和义务，也是放弃未来可能享有的权利，是其处分权利的行为，其无权再依据海洋王工程公司的《专利管理奖惩细则》主张第二次奖励。据此，请求撤销二审判决，改判驳回钟铁涛的全部诉讼请求，并判令钟铁涛负担本案全部诉讼费用。

钟铁涛提交意见称，(一)海洋王工程公司主体适格，应当承担相应的法律责任。(二)在专利申请日之前，专利所涉技术方案已经完成，发明人已经实质性完成了发明创造工作，不应以其未参与专利申请文件的修改工作而扣减专利奖励与报酬。(三)海洋王工程公司在《专利奖惩管理细则》中规定的专利奖励与报酬在发明人离职后即不再对该发明人支付的条款，明显与专利法、《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称劳动合同法)的规定相抵触，严重侵犯了发明人的合法权益。综上，海洋王工程公司的申请再审事由没有事实和法律依据，故请求予以驳回。

本院认为，根据海洋王工程公司的申请再审理由及本案案情，本案的主要争议焦点是：海洋王工程公司《专利管理奖惩细则》所规定的授权后奖励是否属于履行法定奖励义务;海洋王工程公司应否承担对本案职务发明创造发明人的奖励义务;《专利管理奖惩细则》第九条的规定是否有效。

一、海洋王工程公司《专利管理奖惩细则》所规定的授权后奖励是否属于履行法定奖励义务

专利法第十六条规定："被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。"

专利法实施细则第七十六条第一款规定："被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。"

据此，获得职务发明创造奖励系职务发明人的法定权利，给予职务发明人以奖励系发明人所在的被授予专利权的单位的法定义务。同时，上述法律及行政法规给予用人单位一定的灵活管理空间，允许其与发明人约定或者在其依法制定的规章制度中规定奖励、报酬以何种方式发放以及约定发放的数额。

海洋王工程公司施行的《专利管理奖惩细则》第四条规定："公司对授权后的发明、实用新型、外观设计专利的职务发明人发放奖励和报酬。"第七条规定："一件发明专利受理后，奖励人民币1000元;授权后，奖励人民币2000元，并一次性发放专利实施报酬人民币3000元。"

从该细则内容来看，海洋王工程公司对于专利发明创造的奖励是分阶段给予的，每一阶段的奖励均为履行专利法及其实施细则规定的法定奖励义务的组成部分。海洋王工程公司关于《专利管理奖惩细则》中对专利申请受理的奖励即是法律规定的全部奖励，其已经提前履行了法定义务，授权后的奖励属于第二次奖励的申请再审事由难以成立，本院不予支持。

二、海洋王工程公司应否承担对本案职务发明创造发明人的奖励义务

根据专利法第十六条的规定，被授予专利权的单位应承担对职务发明创造发明人的奖励义务。对于"被授予专利权的单位"的理解，应结合专利法关于职务发明创造的规定进行整体解释。

专利法第六条第一款规定："执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后，该单位为专利权人。"

结合上述规定可知，专利法第十六条规定的奖励义务以存在职务发明创造关系为前提，以该职务发明创造被授予专利为条件。因此，专利法第十六条所称"被授予专利权的单位"是指特定职务发明创造所归属的单位，一旦该职务发明创造被批准授予专利权，职务发明创造的所属单位就有义务对发明人予以奖励。

专利申请权作为私权利，职务发明创造的所属单位有权对职务发明创造的专利申请权进行转让处分，因此即使职务发明创造获得专利授权时的所属单位与职务发明创造的原属单位不一致，也并不影响职务发明创造的原属单位对职务发明创造发明人的奖励义务。

同时，海洋王工程公司是否为涉案专利的专利权人，都不能改变钟铁涛与海洋王工程公司存在劳动关系，涉案发明创造是其在海洋王工程公司工作期间参与完成的职务发明创造这一事实。鉴于海洋王工程公司已经实际支付给钟铁涛部分奖金，亦可证明海洋王工程公司已经以其行为认可对钟铁涛已经履行了职务发明创造奖励部分义务。

因此，海洋王工程公司关于其不是涉案专利的专利权人，不承担职务发明创造发明人奖励义务的再审申请理由不成立，本院不予支持。

三、《专利管理奖惩细则》第九条的规定是否有效

劳动合同法第二十六条第一款规定："下列劳动合同无效或者部分无效：(一)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(二)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;(三)违反法律、行政法规强制性规定的。"据此，用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的劳动合同无效或者部分无效。

如前所述，根据专利法第十六条及其实施细则第七十六的规定，给予职务发明人以奖励系发明人所在的被授予专利权的单位的法定义务，这种义务具有强制性。

虽然用人单位对于奖励的方式和数额拥有一定的灵活管理空间，但是专利法及其实施细则均不允许用人单位以任何理由免于履行或者变相免于履行该义务。海洋王工程公司施行的《专利管理奖惩细则》第九条规定："专利奖励与报酬每半年度集中发放一次，集中发放日之前已离职的，专利奖励与报酬不对该发明人发放。"

该规定实质上对专利法所规定的用人单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励的法定义务附加了条件。即，通过该细则，海洋王工程公司对其应当履行的法定奖励义务附加了被奖励的职工在集中发放日前依然在职的条件。这一附加条件不合理地排除和限制了已经离职的发明人获得奖励的法定权利，免除了海洋王工程公司对于离职发明人应当履行的强制性奖励义务。

因此，海洋王工程公司《专利管理奖惩细则》第九条的规定属于劳动合同法第二十六条第一款规定的应予无效的情形，应当认定无效。海洋王工程公司关于《专利管理奖惩细则》第九条未违反法律法规的效力性强制规定，本案亦无具体的无效情形发生的申请再审理由不能成立，本院不予支持。

由于《专利管理奖惩细则》第九条的规定应属无效，其内容对钟铁涛不具有合同拘束力。在此情况下，钟铁涛的离职行为不能视为放弃其仍有权获得的专利奖励。海洋王工程公司关于钟铁涛离职系对第二次专利奖励予以放弃的权利处分行为的主张，亦不能成立。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款之规定，裁定如下：驳回深圳市海洋王照明工程有限公司的再审申请。

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